关于第23608127号“凤凰牧哥”商标无效宣告请求裁定书

申请人：重庆牧哥食品有限公司
委托代理人：北京高沃国际知识产权代理有限公司
被申请人：林龙金
委托代理人：北京四海龙知识产权代理有限公司

申请人于2018年09月14日对第23608127号“凤凰牧哥”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第13464578号“牧哥”商标、第13464683号“金牧哥”商标、第16505387号“牧哥MU GE及图”商标、第3584636号“牧哥MU GE及图”商标（以下分别称引证商标一至四）构成类似商品上的近似商标。二、申请人的引证商标一至四经长期、广泛的使用宣传，已具有极高的知名度和影响力，应被认定为驰名商标。争议商标系对申请人驰名商标的复制、摹仿，其注册和使用会导致消费者误认，损害申请人的利益，扰乱市场秩序。三、“牧哥”作为申请人的商号，在国内贸易领域具有一定影响力。被申请人作为申请人的同行业从业者，对申请人的商号理应知晓。争议商标的注册侵犯了申请人的在先商号权。四、申请人已取得“牧哥产品包装袋”的外观设计专利证书，争议商标的注册侵犯了申请人的外观设计专利权。五、争议商标的注册构成对申请人在先使用并有一定影响“牧哥”商标的恶意抢注。六、被申请人以不同形式在多个类别注册与申请人“牧哥”商标高度近似的“凤凰牧哥”商标，其行为违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册秩序。被申请人以个体工商户负责人名义申请注册争议商标时提交了伪造的营业执照，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形。综上，申请人请求依据2013年《商标法》第九条第一款、第三十条、第十三条第一款、第三款、第十四条、第三十二条、第十五条第一款、第二款、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条第一款、第七条第一款等的相关规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、荣誉证书、重庆市著名商标名单；
2、申请人商标注册证、商标续展注册证明、注册商标变更证明；
3、主营业务收入明细账、发票、产品经销合同；
4、淘宝和天猫网页截图；
5、重庆牧哥食品原辅材料采购合同、塑料瓶购销合同、产品说明、产品图片、公司照片、展会照片、百度搜索结果截图、宣传片、宣传册；
6、参展委托书、电子回单、发票；
7、外观设计专利证书；
8、被申请人商标信息等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标经商标局审查获准注册，不存在与之相冲突的在先商标。争议商标与引证商标一至四区别明显，不构成近似商标。争议商标为被申请人所独创，经长期宣传使用，已具有一定知名度和影响力，并与被申请人建立了唯一、对应的紧密联系。争议商标的注册不与任何商标相冲突，不会给申请人、消费者和市场造成严重影响，应受到保护。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据（复印件）：外观设计专利证书。
申请人向我局提交了质证意见，坚持其无效宣告理由，并认为：争议商标与申请人第1698814号“牧哥及图”商标、第13464638号“牧哥MU GE及图”商标、第4082164号“金牧哥”商标、第3954294号“牧哥”商标（以下分别称引证商标五至八）构成类似商品上的近似商标。申请人引证商标五至八经使用宣传，已具有极高的知名度和影响力，应被认定为驰名商标。争议商标系对申请人驰名商标的复制、摹仿，极易引起消费者混淆误认。请求依据2013年《商标法》第四条等的相关规定，宣告争议商标无效。
我局将申请人的质证意见交换至被申请人，被申请人在我局规定期限内未提交意见。
经审理查明：
一、争议商标由被申请人于2017年4月17日向我局提出注册申请，于2018年4月7日获准注册并公告，核定使用在第29类“食用油；肉；蛋；牛奶制品；加工过的坚果；干食用菌；豆腐制品；腌制水果；腌制蔬菜；鱼（非活）”商品上，现为有效注册商标。
二、申请人引证商标一至八的申请、注册日期均早于争议商标的申请日期，分别核定使用在第29类食用油脂、木耳、芝麻酱等商品、第30类食用面筋等商品上，现均为有效的在先注册商标。
我局认为，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
2013年《商标法》第七条、第九条属于总则性规定，本案将根据申请人的具体评审理由适用相应的实体条款予以审理。
一、争议商标“凤凰牧哥”完整包含引证商标一、八“牧哥”、引证商标三至六的显著识别汉字部分“牧哥”，在汉字构成、呼叫上相近，已分别构成近似标识。争议商标与引证商标二、七均包含相同的显著识别汉字部分“牧哥”，在汉字构成、呼叫上相近，已分别构成近似标识。争议商标核定使用的“食用油；肉；加工过的坚果；干食用菌；豆腐制品；腌制水果；腌制蔬菜；鱼（非活）”商品与引证商标一至八核定使用的食用油脂、食用面筋、木耳、芝麻酱等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一至八若共存于市场，易使消费者对商品的来源产生混淆，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
鉴于争议商标核定使用的“蛋；牛奶制品”商品与引证商标一至八核定使用的商品未构成类似商品，故争议商标在“蛋；牛奶制品”商品上与引证商标一至八未构成类似商品上的近似商标。
二、鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条对申请人在食用油等商品上的在先商标权利予以保护，故在上述商品上不再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。下文仅针对在“蛋；牛奶制品”商品上的争议商标是否违反2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行评述。依据2013年《商标法》第十四条的规定，本案中，仅凭申请人提交的在案证据尚不足以证明引证商标一至八在争议商标申请日之前已为相关公众所熟知，争议商标在上述商品上的注册使用应不致误导公众从而损害申请人的利益，故申请人请求依据2013年《商标法》第十三条第三款的规定宣告争议商标无效的理由，我局不予支持。
三、申请人主张争议商标的申请注册侵犯其在先商号权。本案中，争议商标“凤凰牧哥”与申请人商号“牧哥”未构成相同或基本相同，不能认定争议商标的申请注册会使消费者将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，从而损害申请人的商号权。据此，申请人的该项主张不能成立。
申请人称争议商标侵犯其在先外观设计专利权。本案中，争议商标为文字“凤凰牧哥”，与申请人主张外观设计的“牧哥产品包装”未构成相同或近似。故申请人依据该条款所提主张，因缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条对申请人在食用油等商品上的在先商标权利予以保护，故在上述商品上不再适用2013年《商标法》第三十二条抢注他人已经使用并有一定影响商标的规定进行审理。下文仅针对在“蛋；牛奶制品”商品上的争议商标是否违反2013年《商标法》第三十二条后半段的规定进行评述。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，申请人将“牧哥”作为商标在与争议商标核定使用的“蛋；牛奶制品”相同或类似的商品上在先使用并具有一定知名度。故难以认定争议商标的注册构成2013年《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标的情形。
四、申请人提交的证据不足以证明，在争议商标申请注册日之前，被申请人与其存在代理人、代表人关系，或存在合同、业务往来或其他关系，故申请人依据2013年《商标法》第十五条规定请求宣告争议商标注册无效的主张，我局不予支持。
五、申请人提交的证据不足以证明争议商标的注册使用具有欺骗性，且该商标注册使用不易使公众对商品的质量、来源等特点产生误认。另，争议商标未对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。故争议商标未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项之规定。
六、本案中，申请人未提交证据证明被申请人提交的《个体工商户营业执照》系伪造，并且申请人提交的在案证据不足以证明争议商标申请注册系扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为，故争议商标未构成2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”所指之情形。
另，申请人其他理由缺乏事实依据，我局不予认可。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“蛋；牛奶制品”商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:张会
高亚晶
刘盈盈

2020年05月09日