关于第9035754号“麦香基”商标无效宣告请求裁定书

申请人：麦当劳公司
委托代理人：北京正理商标事务所有限公司
被申请人：李明海
委托代理人：福建省海峡知识产权事务所有限公司

申请人于2019年04月17日对第9035754号“麦香基”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人的“麦当劳”“麦香鸡”、“麦香鱼”、“麦香酥”等系列商标在争议商标申请日前已具有很高的知名度。争议商标与申请人的第534258号、第533087号“麦”商标（以下称引证商标一）、第5629917号“麦香鱼”商标（以下称引证商标二）、第569332号“麦香”商标（以下称引证商标三）、第21438585号“麦当劳麦香鸡”商标（以下称引证商标四）、第636097号、第528161号、第630280号、第529116号、第630312号、第532018号“麦当劳”商标（以下称引证商标五）、第32402128号“麦当劳”商标（以下称引证商标六）、第542271号“麦香堡”商标（以下称引证商标七）、第7278601号“麦香酥”商标（以下称引证商标八）、第3862571号“麦香旦 MCEGG”商标（以下称引证商标九）、第4054195号“MAIXIANGJI”商标（以下称引证商标十）、第4054196号“MAI DANG LAO MAI  XIANG JI”商标（以下称引证商标十一）、第769364号“麦当劳”商标（以下称引证商标十二）、第1385723号“麦乐鸡小福星”商标（以下称引证商标十三）、第17614914号“麦香鱼”商标（以下称引证商标十四）、第12075147号、第12075146号、第12075145号“麦当劳”商标（以下称引证商标十五）构成使用在类似商品上的近似商标。申请人请求认定引证商标一、二、三、四、五、十四、十五为驰名商标，争议商标与申请人已注册的驰名高度近似，构成对申请人已注册驰名商标的复制和摹仿，争议商标的注册和使用易误导消费者对商品的来源产生误认，误导公众，损害申请人的利益并淡化申请人的驰名商标。被申请人申请注册争议商标的行为是以不正当手段抢先注册申请人已经使用并具有一定影响的“麦”或“麦香”系列商标的行为。被申请人刻意摹仿并抢注申请人的商标，企图使消费者对商品来源产生混淆的行为，属于搭知名商标的便车，违反了诚实信用原则。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：1、申请人介绍；2、国家图书馆检索报告；3、申请人店铺列表；4、申请人知名度证据（杂志刊登的排行榜）；5、广告宣传材料；6、媒体报道材料；7、申请人获得的荣誉；8、在先裁定、判决等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标经过使用和推广，在行业中已具有一定的知名度，具有商标显著性，在市场上不会造成误认，争议商标与各引证商标未构成类似商品或服务上的近似商标。请求对争议商标予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：1、许可合同复印件；2、送货单、销售单原件；3、小票原件；4、公证书复印件；5、宣传单原件；6、照片原件等。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2011年1月10日提出注册申请，初步审定后被他人提出异议申请，后经异议复审决定准予注册，于2015年4月28日核定使用在第43类餐厅；备办宴席；快餐馆；自助餐厅；流动饮食供应；酒吧；茶馆；咖啡馆；鸡尾酒会服务上，专用权有效期至2022年3月13日。
2、引证商标一、二、三、五、七、八、九、十、十一均于争议商标申请日前获准注册，核定使用在第29类肉等、第30类食用三明治等、第32类糖浆等商品上，现均为有效注册商标并为申请人所有。
3、引证商标四、六、十四、十五均于争议商标申请日之后提出注册申请。
4、引证商标十二、十三于争议商标申请日前获准注册，核定使用在第42类餐馆、快餐馆等服务上，现均为有效注册商标并为申请人所有。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于争议商标核准注册日期早于2019年11月1日，故本案实体问题适用2013年商标法，程序问题适用2019年商标法。申请人所提《商标法》第七条、第九条的规定在《商标法》具体条款中已有体现，我局适用《商标法》具体条款对本案进行审理。
争议商标与引证商标十二、十三在文字构成、呼叫、排序等方面相近，构成近似商标。争议商标核定使用的餐厅、快餐馆等服务与引证商标十二、十三核定使用的餐馆、快餐馆等服务属于相同或类似服务，考虑到申请人引证商标知名度因素，争议商标与引证商标十二、十三共同使用在上述服务上易导致消费者对服务来源产生混淆误认，故争议商标与引证商标十二、十三已构成《商标法》第三十条所指使用在相同或类似服务上的近似商标。
争议商标核定使用服务与引证商标一、二、三、五、七、八、九、十、十一核定使用的商品不属于类似商品或服务，故争议商标与引证商标一、二、三、五、七、八、九、十、十一未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。
鉴于引证商标四、六、十四、十五申请日晚于争议商标申请日，故前述四件引证商标不能成为争议商标的在先权利障碍。
鉴于在争议商标申请注册前，在相同或类似服务上申请人已在先注册了引证商标十二、十三，且我局依据《商标法》第三十条的相关规定对申请人在先注册的引证商标十二、十三予以保护时已充分考虑了引证商标的知名度情况，故不再适用《商标法》第十三条的规定对本案进行审理。
《商标法》第三十二条所指的在先权利是指在系争商标申请注册日前已经取得的除商标权以外的其他权利。本案中，申请人并未提出除商标权以外的其他权利，且未就在先权利事实进行举证。《商标法》第三十二条规定的“已经使用并有一定影响的商标”系指在中国已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标。本案中，申请人在我国已在先申请注册了引证商标十二、十三，且我局已适用《商标法》第三十条的规定对申请人引证商标十二、十三予以保护，故不再适用《商标法》第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定进行审理。综上，故对于申请人提起争议商标的注册构成《商标法》第三十二条的规定的主张，缺乏证据佐证，我局不予支持。
本案尚无证据表明争议商标的申请注册带有欺骗性，易使公众产生误认。因此，争议商标的注册申请未构成《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形，申请人的此项主张，我局不予支持。
《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的情形是指商标标识或其构成要素有违公序良俗，易对我国社会公共利益或公共秩序产生消极、负面的影响。争议商标不具有上述条款所指的情形，其注册未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时向商标局采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段。鉴于我局已适用《商标法》第三十条对争议商标宣告无效，故对于争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款所规定之情形不予评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:洪强
苑雪梅
侯明洋

2020年05月06日