关于第29942464号“维尼乐POOHLO”商标无效宣告请求裁定书

申请人：迪士尼企业公司
委托代理人：贝克麦坚时知识产权代理（北京）有限公司
被申请人：杭州值弥电子商务有限公司
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司

申请人于2019年04月23日对第29942464号“维尼乐POOHLO”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先申请注册的第5880022号“POOH”商标（以下称引证商标一）、第1520234号“POOH及图”商标（以下称引证商标二）、第17097823号“小熊维尼”商标（以下称引证商标三）构成使用在相同或类型商品上的近似商标；二、“小熊维尼（WINNIE THE POOH）”卡通形象及商标经申请人长期高额投入及宣传，具有较高知名度，申请人对此卡通形象名称具有在先权益。争议商标与该卡通形象名称及商标高度近似，构成对申请人在先权利的侵犯；三、争议商标明显是对申请人在先卡通形象名称及商标的抄袭与摹仿，且被申请人亦在多个类别商品上申请了复制抄袭申请人“小熊维尼”、“WINNIE THE POOH）”以及第三方知名宠物食品品牌（如“好乐滋”、“乐喜达”）商标，其目的就是利用申请人及第三方品牌的知名度及影响力，搭便车，为自己谋取利益，具有明显恶意。争议商标的注册与使用将引起消费者的混淆，产生不良影响。已有类似情形的在先案例支持了申请人的主张。综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘扫描件）：1.500强企业信息、“全球最有价值品牌”排名表及相关报道等；2.关于申请人、迪士尼乐园的报道等；3.迪士尼中文官方网站有关小熊维尼（WINNIE THE POOH）介绍的截图、媒体关于小熊维尼（WINNIE THE POOH）的舞台剧、商品的报道等；4.申请人“小熊维尼WINNIE THE POOH”系列商标的商标信息等；5.在先裁定、决定判决等；6.百度百科介绍；7.申请人商品销售信息等。
被申请人答辩的主要理由: 一、争议商标经过审查，已充分表明不存在相冲突的商标权，依法享有在先权利；二、争议商标为被申请人所独创，与申请人在先引证商标及企业字号未构成近似；三、争议商标同申请人卡通形象之间并不会产生联想，其注册与使用并未侵犯申请人角色在先权利，申请人不具有商品化权；四、申请人提交的证据无法证明引证商标及其系列商标经过大量的宣传与使用，具有较高知名度。争议商标的注册并非基于不正当竞争、谋取非法利益的目的，且争议商标在业界及消费者中已具有一定的影响，并未产生不良社会影响；五、被申请人并未涉及多件商标的情形，亦不存在与任何知名商标或品牌构成近似的情形。已有类似情形的在先案例支持了被申请人的主张。综上，请求对争议商标予以维持。
针对被申请人答辩，申请人提交了质证意见并坚持其评审请求。
经审理查明：1.争议商标由被申请人于2018年3月30日提出申请注册，注册公告刊登在2019年1月28日第1633期《商标公告》上。争议商标核定使用在第3类化妆品、香等商品上，专用期至2029年1月27日。
2.引证商标一、二均早于争议商标申请日获准注册，均核定使用在第3类化妆品、使亚麻布发香用香粉等商品上，现均为申请人名下有效注册商标。
引证商标三于2015年6月2日申请注册，2019年1月6日初步审定公告并于2019年4月7日核准注册，核定使用在第3类化妆粉、香等商品上，现为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案为证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题适用2013年《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。
2013年《商标法》第七条属于总则性条款，其相关立法精神已体现在《商标法》其他条款的具体规定中，2013年《商标法》第四十五条属于程序性条款，我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由，本案的焦点问题可以归纳为：一、争议商标与引证商标一至五是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标；二、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第三十二条所指情形；三、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项的规定；四、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”之情形。
关于焦点问题一，根据查明事实1、2，引证商标三的初步审定日期晚于争议商标的申请注册日期，故本案同时依据2013年《商标法》第三十条、第三十一条进行审理。
我局认为，争议商标核定使用的化妆品、香等全部商品与引证商标一至三核定使用的化妆品、香等商品在功能用途、销售场所、消费对象等方面基本一致，属于同一种或类似商品。由申请人提交的在案证据可知，“小熊维尼”的卡通形象已广为相关公众所知晓，其称呼“小熊维尼”、“维尼”及“POOH”已形成较为稳定的对应关系，争议商标的显著识别英文“POOHLO”完整包含引证商标一、二的显著识别英文“POOH”，且未形成新的整体含义；争议商标的显著识别中文“维尼乐”与引证商标三的显著识别部分“维尼”在指向事物、呼叫、构成要素等方面均相近，相关公众在施以一般注意力的情况下不易区分，故已分别构成近似标识。争议商标与引证商标一至三若共同使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，故争议商标与引证商标一至三已构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二，申请人主张争议商标的注册损害其“小熊维尼（WINNIE THE POOH）”卡通人物名称商品化权益，我局认为，申请人提交的证据可以证明，申请人“小熊维尼（WINNIE THE POOH）”卡通人物名称在争议商标申请日前已具有较高的知名度，已为相关公众所了解。其知名度的取得是申请人创造性劳动的结晶，由此知名的卡通人物名称所带来的商业价值和商业机会也是申请人投入大量劳动和资本所获得，因此，该在先知名的卡通人物名称应当作为在先权益得到保护。而争议商标的显著识别部分“维尼乐”与该卡通人物名称在呼叫、整体指代等方面近似，加之化妆品、香等商品系申请人卡通动画行业惯常涉及的衍生商品行业，在此情形下，争议商标在核定的化妆品、香等等商品上的注册与使用，容易导致相关公众误认为其经过申请人的许可或与申请人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了申请人知名卡通人物名称的知名度及影响力，挤占了申请人基于该卡通人物名称而享有的市场优势地位和交易机会，损害了申请人对该卡通人物名称所享有的在先权益，故构成了2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利”之情形。
关于焦点问题三，我局认为，2013年《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标标识本身带有欺骗性，易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所称的不良影响是指系争商标本身有害于社会主义道德风尚或者会对我国的政治制度、宗教、风俗习惯等产生损害的情形。争议商标不属于上述情形，我局对申请人该项主张不予支持。
关于焦点问题四，我局认为，关于争议商标是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的规定，我局认为，鉴于本案已经适用2013年《商标法》第三十条、第三十二条对申请人在先权利予以保护，故不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、第三十一条、第三十二条、现行《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:高源
李焱
孙红

2020年05月07日