关于第11713548号“SUGIURANEEDLE”商标无效宣告请求裁定书

发布时间：2020-06-29 10:19　　浏览：2496　　来源：爵朗知产

申请人：格罗茨-贝克特两合公司
委托代理人：北京信慧永光知识产权代理有限责任公司
被申请人：日本（杉浦）织针有限公司
委托代理人：福建泉州晨曦知识产权代理有限公司

申请人于2019年04月12日对第11713548号“SUGIURANEEDLE”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在第7类的国际注册第1149297号“Sugiura”商标（以下称引证商标）构成在类似/密切关联商品上的近似商标。二、在争议商标申请注册前，申请人“Sugiura”已在“编织针；缝纫针”等商品上大量使用并已享有较高知名度，属于驰名商标，争议商标是对申请人驰名商标的抄袭和模仿。三、被申请人是一家在中国香港地区注册的公司，却使用了与申请人合作伙伴“日本杉浦公司”类似的公司名称，被申请人恶意明显，其行为违反诚实信用原则，是以欺骗或不正当手段获得注册，且易使消费者对商品来源产生误认。依据2013年《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（U盘）：爱词霸在线词典中“NEEDLE”的解释；日本株式会社杉浦制作所的相关介绍及其经销、参展情况；被申请人公司信息及石狮市环球针织机械配件经营部、石狮市升松机械配件有限公司注册信息等。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与引证商标不构成类似商品上的近似商标。二、申请人称被申请人恶意复制、摹仿其驰名商标，违背诚实信用原则，以及争议商标注册使用造成不良影响等缺乏足够的事实依据。引证商标显示的申请日期为2013年3月2日，争议商标申请日早于引证商标申请日。申请人在第26类申请的第19885612号“Sugiura”商标与争议商标为在类似、密切关联商品上的近似商标，但该商标已核准注册，争议商标亦应维持有效。日本株式会社杉浦制作所与申请人没有直接关联。引证商标在第7类商品上认定驰名商标证据不足。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：国际注册第1149297号“Sugiura”在第26类、第7类相关信息；第19885612号“Sugiura”商标信息。
经审理查明：
1.争议商标由被申请人于2012年11月7日申请注册，于2014年4月14日核定使用在第26类“针；编织针；缝纫针；编织用钩针；针盒；针匣；纺织钢针；罗纹针；经编机针；横机针”商品上。
2.引证商标于2012年12月19日申请国际注册，优先权日期为2012年10月16日，2013年3月2日我局经国际局通知收到该商标领土延伸保护至中国的申请，经审查我局核准该商标在第7类“纺织机械的零部件和装配组件，尤其是针、编织针以及机械的零部件；用于刺绣、缝纫、针脚式接合、连接以及绗缝机的针脚；用于经编、纬编、针脚式接合、花边钩编的针脚、内接缝针、将针（机械零部件）；用于传动和控制针和坠子的针状机械零部件”商品上领土延伸保护至中国的申请。
上述事实有商标档案在案佐证。
我局认为，本案实体问题适用2001年商标法，程序问题适用2019年商标法。申请人援引的《商标法》第七条为总则性规定，本案将适用商标法具体条款规定进行审理。根据当事人理由、查明事实及商标法相关规定，本案焦点问题为：一、引证商标是否享有在先权利，以及争议商标与引证商标是否构成2001年《商标法》第二十九条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标之情形。二、争议商标是否构成2001年《商标法》第十三条所指的情形。三、争议商标是否构成2001年《商标法》第三十一条所指的以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。四、争议商标是否构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项所指的情形。五、争议商标是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指的情形。
关于焦点问题一。我局认为，根据查明事实，引证商标优先权日期早于争议商标申请日，据此，引证商标享有在先权利。争议商标“SUGIURANEEDLE”中“NEEDLE”可译为“针、编织针”，使用在针等核定商品上缺乏显著性，争议商标显著识别文字为“SUGIURA”，与引证商标“Sugiura”英文相同，仅大小写区别，争议商标与引证商标构成近似标识。争议商标与引证商标核定使用商品在功能用途、消费对象、销售渠道等方面相近或具有较大的关联性，争议商标与引证商标在前述商品上并存使用，易使消费者误认为商品来源于同一主体或者认为其来源有特定联系，因此，争议商标与引证商标已构成2001年《商标法》第二十九条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标之情形。
关于焦点问题二、三。鉴于本案已适用2001年《商标法》第二十九条规定对争议商标予以无效宣告，申请人商标权利已得到保护，故不再适用2001年《商标法》第十三条规定及第三十一条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定予以审理。
关于焦点问题四。2001年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定是指商标的自身组成要素构成对指定商品的性能等产生夸大或欺骗性宣传或对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。我局认为，尚无证据表明争议商标存在前述情形，故争议商标未构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指的不得作为商标使用的情形。
关于焦点问题五。关于争议商标是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”之情形，我局认为，鉴于本案已依据《商标法》其他条款对争议商标予以无效宣告，故不再适用该条款进行审理。
被申请人所称申请人第19885612号商标的注册情况与本案无必然关联性，不能成为争议商标应予维持注册的当然理由。
依照2001年《商标法》第二十九条、2019年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:戴艳
曹娜
李娇娜

2020年05月07日