关于第26604895号图形商标无效宣告请求裁定书

申请人：上海樽煦服饰有限公司
委托代理人：星际领航（厦门）知识产权代理有限公司
被申请人：李贝

申请人于2019年06月03日对第26604895号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人在先注册的第24973807号图形商标（以下称引证商标）构成使用在类似商品上的近似商标；二、争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权，并构成对申请人在先使用并有一定影响商标的恶意抢注；三、争议商标的注册易导致消费者对服务来源产生误认，违反了诚实信用原则，具有不正当竞争的行为，易造成不良社会影响。综上，申请人请求依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条及第四十五条、《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条等规定，宣告争议商标的注册无效。
申请人向我局提交了以下主要证据：
1、申请人作品著作权登记证书；
2、申请人商标的宣传使用证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局于2019年11月06日通过第1670期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年09月25日向商标局提出注册申请，于2018年09月14日经商标局核准，指定使用在第35类商业管理辅助、市场营销等服务上。至本案审理时，该商标为有效注册商标。
2、引证商标由申请人于2017年06月23日向商标局提出注册申请，于2019年04月07日经商标局核准，核定使用在第25类服装、帽等商品上。至本案审理时，引证商标于2020年3月12日经无效宣告程序予以宣告无效，该裁定尚未生效。
3、申请人的《熊電》作品于2015年05月10日创作完成，并于2015年05月10日首次发表，于2018年04月03日经国家版权局核准登记。
以上事实由商标档案及申请人提交的在案予以佐证。
我局认为，本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》，本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。鉴于2013年《商标法》第七条、第九条系原则性条款，其相关内容与《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条的立法精神已体现于2013年《商标法》其他具体条款中，我局将依据2013年《商标法》的具体条款予以审理。根据申请人陈述的事实、理由及我局查明的事实，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标是否构成使用在类似商品或服务上的近似商标，从而违反了2013年《商标法》第三十一条的规定；二、争议商标的注册是否损害了申请人的在先著作权，并构成对申请人在先使用并有一定影响商标的注册，从而违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。
针对焦点问题一，我局认为，本案中，争议商标指定使用的商业管理辅助、市场营销等服务与引证商标指定使用的服装、帽商品在功能用途、内容目的等方面不同，未构成类似商品或服务。若二者同时使用在各自指定商品或服务上尚不致于造成消费者的混淆、误认。因此，争议商标与引证商标未构成使用在类似商品或服务上的近似商标，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十一条的规定。
针对焦点问题二，我局认为，申请人主张争议商标侵犯了申请人的在先著作权。本案中，根据我局查明事实3可知，《熊電》由申请人于2015年05月10日创作完成并首次发表。该美术作品系由中文文字“熊電”及经过美术设计的“熊”图案构成，其图形部分整体具有一定的独创性和显著性，已构成《著作权法》意义上的美术作品。申请人于2018年04月03日将该美术作品进行了著作权登记，因此，申请人对上述美术作品依法享有在先著作权。申请人将该美术作品的图形部分在服装等商品上进行使用并通过网络平台或网络商店进行宣传售卖。本案争议商标与申请人的“熊電”美术作品的图形部分在主要特征、设计手法及视觉效果上基本相同，已构成实质性近似。结合申请人提交的其美术作品的宣传使用等在案证据，被申请人具有实质性接触该作品的可能。被申请人在未经申请人授权的情形下，将与上述美术作品近似的标识作为争议商标在商业管理辅助、市场营销等服务上注册申请，损害了申请人在先著作权，从而违反了2013年《商标法》第三十二条的规定。
本案中，申请人提交的在案证据尚不足以证明其将“熊電”图形于争议商标申请注册日期前，在争议商标指定使用的商业管理辅助、市场营销等类似服务等上在先使用并具有一定的影响。因此，申请人称争议商标的注册系对其在先使用并有一定影响商标抢注的主张缺乏事实依据，我局对此不予支持。
此外，仅就本案争议商标的文字本身而言，其注册不具有欺骗性，亦非含有贬义和消极内容，以此作为商标使用，不会损害社会主义道德风尚或者产生其他不良影响，未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项及第（八）项所规定的情形。申请人称争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定，但其提交的在案证据尚不足以证明争议商标系被申请人采用欺骗手段或其它不正当手段取得注册，故本案不能认定争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
综上，申请人所提无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:王曌伟
郭京平
徐杭

2020年05月08日