关于第6385748号“N种选择，只选N Numerous choice but love in N”商标无效宣告请求裁定书

申请人：新平衡体育运动公司
委托代理人：罗思（上海）咨询有限公司
被申请人：纽巴伦(中国)有限公司
委托代理人：泉州海铭知识产权代理有限公司

申请人于2019年03月05日对第6385748号“N种选择，只选N Numerous choice but love in N”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人是全球知名的运动鞋服品牌公司，其“N”、“NB”、“NEW BALANCE”系列商标在服装和鞋类商品上经宣传使用已具有极高知名度，已构成驰名商标。争议商标与申请人在先申请的第175151号“N及图”商标（以下称引证商标一）、第4170999号“N”商标（以下称引证商标二）、第5942394号“N”商标（以下称引证商标三）、第11268876号“N new balance”商标（以下称引证商标四）构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标与申请人的“N”标识高度近似，侵犯了申请人对“N”标识所享有的在先知名商品特有装潢权。申请人对“N”美术作品享有在先著作权，争议商标的注册损害了申请人的在先著作权。争议商标的注册违背了诚实信用原则，属于以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，且被申请人存在一贯恶意抄袭模仿申请人知名商标的行为，严重损害了申请人和消费者的利益。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、 申请人许可新百伦公司在中国境内使用其“New Balance”系列商标的《授权书》、《关于许可使用的确认备忘录》、《授权声明》；
2、媒体报道；
3、商评委认定第175153号NEW BALANCE为驰名商标的无效宣告裁定；
4、在先判决；
5、产品照片；
6、审计报告；
7、专卖店列表；
8、网络店铺信息；
9、2004年前国图检索资料关于申请人知名度的证据清单及资料复印件；
10、广告资料；
11、经上海黄浦公证处全程公证的关于消费者对N字母装潢识别度的市场调查报告（问卷公证书（2016）沪黄证经字第9229号）；
12、行政处罚决定等申请人受保护记录；
13、版权登记证书；
14、被申请人信息；
15、被申请人网站即如图；
16、争议商标实际使用图片；
17、被申请人关联公司、丁少雄名下商标信息及相关资料；
18、被申请人恶意侵权的证据资料等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标一至四未构成类似商品上的近似商标。被申请人对“N”商标享有在先权利，并未侵犯申请人的在先权利。争议商标的注册不会引起市场混乱，误导消费者。综上，争议商标的注册应当予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：被申请人商标信息。
申请人质证的主要理由：争议商标整体为广告宣传用语，使用在指定商品上缺乏商标应有的显著性，且可能对产品的质量产生混淆和误认。争议商标与引证商标一至三构成类似商品上的近似商标。争议商标的注册损害了申请人的在先著作权及知名商品特有装潢权。综上，申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十一条第一款第（三）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据：
1、《现代汉语词典》关于“延续”的释义；
2、在先不予注册复审决定；
3、法院判决。
经审理查明：
1、争议商标由福建省龙行天下投资有限公司于2007年11月19日向商标局提出注册申请，核定使用在第25类“服装；婴儿全套衣；游泳衣”等商品上，2013年11月19日转让至被申请人名下，2014年3月7日获准注册，专用权专用权期限至2024年3月6日。
2、引证商标一、二、三均于争议商标申请日前向我局提出注册申请，核定使用在第25类“鞋；帽；袜；手套(服装)；围巾”等商品上，现均为有效在先注册商标。
引证商标四于2012年7月27日向商标局提出注册申请，核定使用在第25类“服装；鞋(脚上的穿着物)”等商品上，经商标异议程序2016年1月7日获准注册，专用权专用权期限至2024年8月13日。
本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案相关程序问题应适用现行《商标法》，实体问题则适用2001年《商标法》。
我局认为，本案中，《商标法》第七条已体现在2001年《商标法》的相关条款中。根据双方当事人的主张、事实、依据，经合议组合议，本案的焦点问题归纳为：一、争议商标与各引证商标是否构成2001年《商标法》第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否损害了申请人主张的知名商品特有装潢权、著作权，从而违反了2001年《商标法》第三十一条之规定。
关于焦点问题一，我局认为，双方商标是否构成类似商品上的近似商标，主要依据双方商标在音、形、义上的区别，并结合指定使用商品是否为同一种或类似商品，考虑双方商标在市场上是否存在引起混淆、误认的可能等因素进行判定。本案中，争议商标核定使用的“服装；婴儿全套衣；游泳衣；防水服；舞衣；足球鞋；鞋；帽；袜；手套(服装)；围巾；腰带；婚纱”商品与引证商标一、二、三核定使用的“鞋；男士服装；女士服装；婴儿全套衣；游泳衣；防水服；戏装；帽；袜；手套(服装)；围巾；服装带(衣服)”等商品属于同一种或类似商品。争议商标显著识别部分“N”与引证商标一显著识别字母“N”、引证商标二“N”、引证商标三“N”在呼叫方面相同，在外观、设计风格等方面相近，构成近似标识。争议商标与引证商标一、二、三在上述同一种或类似商品上并存，易使消费者误认为争议商标与引证商标一、二、三来源具有某种特定联系，或认为争议商标与引证商标一、二、三为同一主体的系列商标，因此，争议商标在上述商品上与引证商标一、二、三分别构成2001年《商标法》第二十八条、第二十九条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
引证商标四申请注册时间晚于争议商标申请日，因此申请人以争议商标与该商标近似为由请求对争议商标予以宣告无效之主张，缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
关于焦点问题二，我局认为，判断争议商标的注册是否构成对该条款所规定的有一定影响的商品装潢的侵害时，至少应同时满足以下要件：第一，该商品在争议商标申请之前已在中国境内具有一定市场知名度，为相关公众所知悉；第二，该商品的装潢具有能够区分商品来源的显著特征；第三，该商品的装潢与争议商标相同或者近似。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前其产品在中国大陆地区已构成“知名商品”，申请人关于争议商标的注册申请侵犯其知名商品特有装潢权的主张不成立。
2001年《商标法》第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，其中“在先权利”包括著作权（版权）。适用该条款的要件之一是争议商标与权利人在先享有著作权的作品相同或者构成实质性相似。本案中，争议商标“N种选择，只选N Numerous choice but love in N”与申请人主张著作权的图形“N”差异明显，不构成《著作权法》意义上的实质性近似。因此，申请人关于争议商标的注册申请侵犯其在先权利的主张不成立。
争议商标本身并不具有欺骗性，未构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。2001年《商标法》第十条第一款第（八）项旨在禁止有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字或图形等作为商标使用，争议商标本身不属于具有不良影响的文字。2001年《商标法》第四十一条第一款主要解决以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为，而本案争议商标并不属于此类情形。故申请人据上述条款请求宣告争议商标无效的理由不能成立。
申请人主张的2001年《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围和取得商标专用权途径的规定，申请人主张争议商标的注册违反该规定，缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
争议商标未构成2001年《商标法》第十一条第一款第（三）项规定之情形。
申请人其他理由缺乏事实或法律依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第二十八条、第二十九条、《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:闫洁
王超
黄许丽

2020年05月08日