关于第20375602号图形商标不予注册复审决定书

申请人：江山市恒力劳防用品有限公司
委托代理人：北京高沃国际知识产权代理有限公司
原异议人：英国博彩委员会
委托代理人：北京泛华伟业知识产权代理有限公司

申请人不服我局(2019)商标异字第0000013963号不予注册决定，于2019年05月05日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：一、被异议商标侵犯了原异议人的在先著作权。二、被异议商标图形为英国彩票的专有标志，该标志为表明监督、保证、控制的官方标志。三、被异议商标的申请注册具有欺骗性，易产生不良影响。综上，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（四）项、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第三十二条、第四十四条的规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人向我局提交了以下主要证据材料（复印件及光盘）：
1、原异议人主体资格证明及中文翻译。
2、原异议人在英国及欧盟注册商标的信息。
3、原异议人在我国进行美术作品版权登记的证明。
4、英国国家彩票的相关介绍及报道。
5、原异议人通过转让取得“手指图形”著作权的相关证言、转让协议、创作作品的复印件。
6、原异议人取得“手指图形”商标转让核准证书的复印件。
7、英国国家彩票标志使用许可规范节选及彩票中心标志使用指导。
8、原异议人“手指图形”标志通过媒体宣传、推广的相关资料。
9、原异议人1994年至2006年销售彩票复印件。
10、原异议人在我国对“手指图形”商标进行维权的相关案例。
我局不予注册决定认为：被异议商标“图形”指定使用商品为第25类手套（服装）等。原异议人为英国博彩委员会，其在先使用多年的“手指图形”标志为英国彩票的官方标志并为相关公众所熟知。被异议商标图形与该官方标志“手指图形”高度近似，已构成《商标法》第十条第一款第（四）项规定“与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似”的情形，不得作为商标使用。且原异议人提交的著作权登记证书表明其作品“手指图形”登记日期为2014年04月16日，该作品受《中华人民共和国著作权法》保护。著作权登记证书登记日期早于被异议商标申请日期。被异议商标图形与原异议人享有著作权的“手指图形”作品在设计手法和整体视觉上几无差异，构成实质性相似。申请人也未提供合理理由陈述或提交证据证明被异议商标为其独立创作。申请人未获得版权人的许可注册与版权人作品图形实质相同的商标，已构成对他人著作权的侵犯，综上，申请人申请注册被异议商标的行为损害了原异议人在先著作权。依据《商标法》第十条第一款第（四）项、第三十二条、第三十五条规定，我局决定：被异议商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标由申请人独创。申请人对被异议商标同时享有著作权，被异议商标并未侵犯原异议人在先著作权。原异议人图形标志不属于我国《商标法》第十条第一款第四项规定保护范畴。申请人请求准予被异议商标的注册。
申请人向我局提交了以下主要证据（复印件）：
1、“陆会荣”名下作品著作权登记查询结果及“五指山”美术作品登记证书。
2、著作权主体“陆会荣”所签订的授权书复印件。
3、申请人“五指山”设计稿及2011年8月产品印刷合同。
4、申请人对被异议商标进行宣传、使用的资料。
原异议人在我局规定期限内提交了复审意见。
经复审查明：被异议商标由申请人于2016年6月21日申请注册，于2017年7月20日初步审定并公告在第25类服装等商品上。
我局认为，《商标法》第七条、第九条为总则性规定，其具体内容已体现在《商标法》相关实体条款中，我局将根据申请人的具体评审理由适用《商标法》相应的实体条款予以审理。
《商标法》第三十二条所指的“他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括著作权。本案中，原异议人的“手指图形”具有较强的独创性，属于著作权法所保护的平面美术作品。原异议人提交的证据2、3、5、6、8可以证明其享有“手指图形”美术作品的著作权。申请人虽主张其对“五指山”美术作品享有著作权，但其提交的著作权相关证据晚于原异议人“手指图形”美术作品的著作权获得时间。被异议商标的图形与原异议人“手指图形”作品构图、表现形式高度近似，已构成实质性相似。申请人将与原异议人享有在先著作权的美术作品相似之标识申请注册为商标，已构成《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”之情形。
原异议人主张“手指图形”标志属于《商标法》第十条第一款第（四）项规定保护范畴。其提交的证据1、4、7、9、10可以证明原异议人“手指图形”标志为英国国家彩票官方标志，理应属于《商标法》第十条第一款第（四）项规定保护范畴。被异议商标与英国国家彩票官方标志构成近似，已构成《商标法》第十条第一款第（四）项所规定禁止的情形。
原异议人主张被异议商标具有欺骗性，易产生不良影响，违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项，缺乏事实依据佐证，我局不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《商标法》第十条第一款第（四）项、第三十二条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:杨乐
安蕾
宋张明

2020年05月08日