关于第21139678号“中银老九门”商标不予注册复审决定书

申请人：深圳华商一号首饰有限公司
委托代理人：北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司
原异议人：中国银行股份有限公司
委托代理人：北京正理商标事务所有限公司

申请人不服我局(2019)商标异字第0000010513号不予注册决定，于2019年04月15日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：一、被异议商标与原异议人第907707号“中银”商标、第6985479号“中國銀行BANK OF CHINA及图”商标、第5355160号“中银e信”商标、第5398916号“中银理财Wealth Management及图”商标、第5641794号“中银汇指”商标、第13950811号“中銀易商”商标（以下分别称引证商标一至六）构成近似商标。二、原异议人第911704号“中银”商标（以下称引证商标七）经宣传使用已达到驰名的程度，被异议商标构成对引证商标七的摹仿，将淡化原异议人驰名商标的显著性。三、被异议商标侵犯了原异议人的在先商号权。四、被异议商标的注册违反了诚实信用原则，扰乱了商标注册管理秩序，易导致消费者对商品来源产生误认，产生不良社会影响。综上，原异议人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对被异议商标不予核准注册。
原异议人提交了以下主要证据材料（光盘）：
1、相关通知；
2、原异议人商标宣传使用、媒体报道资料；
3、2010-2012年度报告；
4、原异议人获得荣誉证书；
5、相关判决、裁定；
6、其他相关证据。
我局不予注册决定认为，被异议商标为“中银老九门”，指定使用于第35类“广告；商业信息；通过网站提供商业信息；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人员招收；网站流量优化；绘制账单、账目报表；药品零售或批发服务”等服务上。原异议人引证在先注册的第907707号“中银”等商标核定使用于第35类“广告；样品散发；邮寄广告；商品展示；无线电广告；电视广告；广告宣传册的出版；工商管理辅助；商业咨询；商业评价；商业信息；商业信息代理；公共文字；组织商业或广告展览；进出口；代理；拍卖；推销(替他人)”等服务上。被异议商标完整包含引证商标“中银”，且整体上未形成明显区别于引证商标的其他含义，因此双方商标已构成近似商标。被异议商标指定使用的部分服务与引证商标核定使用服务属于类似服务，被异议商标使用在上述类似服务上，与引证商标已构成类似服务上的近似商标，如予并存易造成消费者的混淆误认。原异议人在先注册并使用于第36类“银行服务”服务上的“中银”商标经长期宣传使用已在我国享有较高知名度。被异议商标完整包含该商标，已构成对原异议人商标的摹仿，被异议商标如予核准注册可能致使原异议人的利益受到损害。原异议人其他主张证据不足。综上，依据《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十五条规定，我局决定：被异议商标不予注册。
申请人复审的主要理由：被异议商标与诸引证商标含义、呼叫、整体构成均存在差异，未构成近似商标。被异议商标没有侵犯原异议人的任何权利。综上，申请人请求准予被异议商标的注册。
申请人向我局提交了以下主要证据（均为复印件）：合同及单据；产品包装、宣传册及店面照片。
原异议人在我局规定期限内提交了复审意见。
我局经审理查明：1、被异议商标由申请人于2016年8月29日申请注册，于2017年7月27日初步审定并公告在第35类广告等服务上。
2、引证商标一至七均于被异议商标申请注册日前获准注册，核定使用在第35、36类广告、金融服务等服务上，现均为原异议人名下有效的在先注册商标。
3、引证商标七于2002年被我局认定在银行服务上已达到为相关公众所熟知的程度。
我局认为，《商标法》第七条的精神已体现在《商标法》的具体条款中，故我局对上述内容不再予以单独评述。
原异议人主张被异议商标与引证商标一至六构成近似商标。我局认为， 被异议商标显著识别文字“中银”与引证商标一“中银”、引证商标三、四、五、六显著识别文字“中银”文字构成、呼叫相同，与引证商标二中文“中國銀行”在文字构成、呼叫、含义等方面相近，被异议商标与引证商标一至六已分别构成近似商标。被异议商标指定使用的广告等服务与引证商标一至六核定使用的广告等服务属于同一种或类似服务。被异议商标与引证商标一至六共存使用在上述同一种或类似服务上，易使相关公众对服务来源产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。被异议商标指定使用的药品零售或批发服务与引证商标一至六核定使用的广告等服务不属于同一种或类似服务，并存使用不易使相关公众对商品和服务来源产生混淆误认，被异议商标在药品零售或批发服务与引证商标一至六未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。
鉴于原异议人已在先注册引证商标一至六，且我局已适用《商标法》第三十条的规定对原异议人人在广告等服务上的权利予以保护，故以下仅针对被异议商标在药品零售或批发服务上能否适用《商标法》第十三条第三款进行审理。依据我局已查明事实3，及原异议人提交的在案证据可知，在被异议商标申请注册日前，引证商标七经宣传使用在第36类银行服务上已达到为相关公众所熟知的程度。争议商标显著识别文字“中银”与引证商标七“中银”文字构成相同，且整体未形成具有明显区别的含义，争议商标已构成对引证商标七的摹仿。考虑引证商标七的知名度，被异议商标的使用在客观上易使申请人可以借助原异议人"中银"商标长期使用所达到的知名度和影响力来推广自己的服务，从而削弱"中银"商标所具有的显著性和良好商誉，从而可能对原异议人商誉等合法权益造成损害。综上，我局认为，申请人在药品零售或批发服务上申请注册被异议商标的行为已构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。
《商标法》第三十二条 “他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利，包括商号权。原异议人称被异议商标的申请注册损害其商号权。我局认为，商标与商号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，因此，在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案争议商标与原异议人商号未构成相同或基本相同。且原异议人提交的证据不足以证明在被异议商标申请注册前，原异议人商号在被异议商标指定使用的广告等服务相同或类似服务上已具有一定知名度，不能认定被异议商标申请注册会使消费者将之与原异议人商号相联系，进而对服务来源产生混淆误认，损害原异议人的商号权益。故被异议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条损害他人现有的在先权利（商号权）所指的情形。
《商标法》第十条第一款第（七）项规定所指的“带有欺骗性”，是指商标自身或其构成要素故意夸大了商品的功能、作用等，从而掩盖了商品在质量、原料、功能用途等方面的真相，欺骗消费者，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。鉴于并无证据表明被异议商标的申请注册存在上述条款所规定的情形，故原异议人该二项主张我局不予支持。
《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时向商标局采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，原异议人该项主张缺乏充分事实依据，故我局不予支持。
综上所述，申请人所提复审理由不成立。
依照《商标法》第十三条第三款、第三十条、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:杨乐
安蕾
宋张明

2020年05月08日