申请人：浙江泛亚生物医药股份有限公司
委托代理人：上海佳士商务咨询有限公司
被申请人：安徽虫草源生物科技有限公司
委托代理人：北京首捷国际知识产权代理有限公司
商评分析人：深圳市爵朗知识产权有限公司 简称“爵朗知产”
专业领域：擅长分析各类商标疑难案件，量身定制疑难商标注册计划。
申请人于2019年07月22日对第27602639号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人在虫草研究领域具有极高的知名度和影响力，其在先创作的《金蝉花图腾》作品经长期使用已具有一定知名度。争议商标与申请人在先享有著作权的《金蝉花图腾》作品构成实质性近似，侵犯了申请人在先著作权。二、被申请人与申请人为同行业竞争者，其曾对申请人独家合作的专家实施了侵权行为，由此可见被申请人申请注册争议商标具有明显恶意，违背了诚实信用原则，扰乱了公平公正的市场环境，损害了申请人的合法权益。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条第一款、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
1、著作权登记证复印件；
2、第34809938号图形商标的《商标部分驳回通知书》、《驳回复审决定书》；
3、《金蝉花图腾》作品所涉图形的实际使用图片；
4、申请人所获荣誉证明；
5、申请人签订的广告宣传合同及宣传效果图片；
6、申请人参展照片；
7、申请人合作的专家与被申请人的肖像权纠纷民事判决书。
被申请人答辩的主要理由：争议商标系被申请人于2016年委托北京李华清国际品牌设计有限公司在先独创的合法标识，经宣传使用已具有一定知名度，故被申请人对争议商标的图形享有不可辩驳的在先权利，其不构成对申请人在先作品的抄袭。被申请人与申请人不存在任何接触的可能性，争议商标与其作品亦存在实质性差异，故争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定，请求维持争议商标的注册。
被申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
1、《设计项目委托合同》及发票；
2、北京李华清国际品牌设计有限公司提供的争议商标标识设计原始手稿；
3、争议商标的使用图片；
4、浙江省农科院蝉花虫草专利新品发布会现场照片；
5、以“虫草源”为关键词在百度搜索引擎中检索到的结果截图；
6、被申请人产品的宣传报道；
7、被申请人营业场所照片、车间照片。
针对被申请人答辩，申请人提出以下质证意见：一、申请人早在“金蝉花专卖店”中已大量使用了《金蝉花图腾》作品所涉图形，且该图形亦被“中国虫草博物馆”作为主题LOGO进行使用。无论是“金蝉花专卖店”的开店时间还是“中国虫草博物馆”的开馆时间均早于争议商标的创作完成时间，故被申请人完全有可能通过公开途径查询或接触到申请人的美术作品。二、被申请人与申请人存在商业往来合作，双方往来的合作人员存在密切联系，即被申请人的法定代表人与申请人的生产加工商安徽鑫农食用菌有限公司的法定代表人系父女关系。被申请人在与申请人的合作中存在留存申请人的菌丝样本、偷挖申请人高级人员跳槽等一系列不正当竞争行为，且其曾侵犯过申请人独家合作专家的肖像权。上述事实均可以证明被申请人接触过或可能接触过申请人的《金蝉花图腾》作品，符合《商标法》第十五条的规定，争议商标应当予以无效宣告。
申请人向我局补充提交了以下主要证据（光盘）：
8、“金蝉花”专卖店的店面照片、租赁协议、施工图方案；
9、“金蝉花图腾”LOGO制作合同、设计稿日期截图；
10、中国虫草博物馆的相关宣传报道、周边产品销售证明；
11、被申请人的工商信息及其法定代表人的身份信息；
12、申请人与安徽鑫农食用菌有限公司签订的《委托生产加工合同》；
13、申请人与安徽鑫农食用菌有限公司的合同纠纷民事判决书；
14、安徽鑫农食用菌有限公司的破产清算会议资料；
15、安徽鑫农食用菌有限公司的工商信息及其法定代表人的身份信息；
16、申请人产品的广告宣传资料；
17、申请人其他所获荣誉证明。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年11月21日申请注册，于2018年11月21日获准注册，指定使用在第5类医用营养品、人用药等商品上，商标专用权期至2028年11月20日。该项事实有商标档案在案佐证。
2、申请人的《金蝉花图腾》作品于2016年4月5日在中国进行版权登记，登记号为国作登字-2016-F-00259011。该作品登记证书显示其作品的创作完成时间为2012年3月5日，首次发表时间为2012年3月10日。该项事实有申请人提交的证据1在案佐证。
3、2016年6月，申请人举办了“虫草博物馆”展会活动，展位背景墙上显示了《金蝉花图腾》作品所涉图形。该项事实有申请人提交的证据6在案佐证。
我局认为，鉴于争议商标获准注册的日期晚于2014年5月1日，早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条第一款是总则性条款。其立法精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将依照2013年《商标法》的具体条款对本案进行审理。
根据双方当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册是否损害了申请人的在先著作权，违反了2013年《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。二、争议商标的注册是否违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
针对焦点问题一，本案中，首先，申请人主张享有在先著作权的《金蝉花图腾》作品表现形式独特，具有审美意义，属于《中华人民共和国著作权法》保护的美术作品。其次，根据查明事实2可知，在争议商标申请日前，该作品已取得著作权登记，申请人对该美术作品享有在先著作权。再次，争议商标的图形与申请人的《金蝉花图腾》作品所涉图形在设计手法、表现形式等方面相似程度较高，且二者在整体视觉效果方面几近相同，难以区分，因此已构成《中华人民共和国著作权法》意义上的实质性相似。最后，由查明事实3可知，《金蝉花图腾》作品在争议商标申请日之前已经公开发表，且被申请人与申请人系同行业竞争者，故被申请人有接触到该作品的可能。在此情形下，被申请人将与该美术作品构成实质性相似的图形作为争议商标进行注册难谓巧合。虽然被申请人声称争议商标的图形系其独创的标识，并提交了争议商标的《设计项目委托合同》，但该合同第三页的备注中显示，“乙方尽量在2016年5月16日向甲方提交前6款产品设计方案”，而合同签订时间为2016年11月，上述事实明显不符合商业惯例，该项证据存在瑕疵。综上，被申请人申请注册争议商标的行为已构成对申请人在先著作权的损害，违反了2013年《商标法》第三十二条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
针对焦点问题二，在申请人的相关权益于本案中已经通过2013年《商标法》的其他条款予以保护的情况下，本案不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。
另，申请人提交的在案证据既不足以证明其与被申请人存在《商标法》意义上的代理关系，亦不足以证明在争议商标申请注册前，被申请人因与其存在合同、业务往来关系而明知其《金蝉花图腾》作品所涉标识的存在。故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十五条的规定。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条，2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。 合议组成员:陈卓娅 乔烨宏 许建明 2020年07月23日
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