关于第16467738号“DEGU+BWIM及图”商标 无效宣告请求裁定书 无效宣告请求裁定书

发布时间：2022-09-28 10:40　　浏览：266　　来源：爵朗知产

申请人：宝马股份公司

委托代理人：北京市君合律师事务所

被申请人：陈海燕

 

商评分析人：深圳市爵朗知识产权有限公司 简称“爵朗知产”
专业领域：擅长分析各类商标疑难案件，量身定制疑难商标注册计划。

 

 

申请人于2019年08月14日对第16467738号“DEGU+BWIM及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

 

申请人的主要理由：申请人是“宝马”、“BMW”等系列商标的真正权利人，申请人商标经长期广泛的宣传推广与使用已具有很高的知名度，为相关公众所熟知，并多次被认定为驰名商标。1、争议商标构成对申请人在第12类商品上在先注册的驰名商标的复制和摹仿，在实际使用中会淡化申请人商标的显著性，致使申请人利益受到损害。2、争议商标与申请人在第25类商品上在先注册的国际注册第663925号“BMW”商标、国际注册第673219号“BMW及图”商标、国际注册第1226362号“BMW及图”商标（以下统称引证商标一）、国际注册第955419号图形商标、国际注册第1241163号图形商标、国际注册第645893号图形商标、国际注册第945064号图形商标、国际注册第1000463号“M及图”商标、国际注册第1000390号“M及图”商标（以下统称引证商标二）、第2019284号“宝马”商标（以下称引证商标三）构成相同或类似商品上的近似商标。3、《M及图》系列美术作品是由申请人独创而成，早在争议商标申请注册之前，该美术作品就已创作完成并公开发表。争议商标损害申请人的在先著作权。4、申请人“双肾形进气格栅图形”系列商标经申请人在先使用已具有一定影响，争议商标是以不正当手段抢注他人商标的恶意注册。5、被申请人具有抄袭模仿申请人和他人知名商标的一贯恶意，意图攀附他人知名度以谋取不正当利益。被申请人的行为已违反诚实信用原则，扰乱商标注册秩序。

 

综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。

 

申请人提交了以下主要证据（光盘）：

 

1、申请人及其在华子公司的营业执照等资质文件、部分网络信息截图、词典等相关摘页；

 

2、销售数据、经济指标；

 

3、“BMW”等系列商标在世界范围内的注册情况；

 

4、申请人及其品牌所获荣誉奖项；

 

5、宣传推广材料、产品照片及介绍、媒体报道、活动赞助、社会公益；

 

6、行政机关裁定、司法判决书、其他维权案例；

 

7、《全国重点商标保护名录》、驰名商标认定批复；

 

8、设计师出具的声明及翻译、著作权转让协议及翻译；

 

9、被申请人及关联人名下恶意注册的商标列表。

 

被申请人在我局规定期限内未予答辩。

 

经审理查明：1、争议商标由被申请人于2015年3月11日提出注册申请，2016年4月28日获准注册，核定使用在第25类服装、服装绶带等商品上，专用期限至2026年4月27日。

 

2、引证商标一均于争议商标申请注册日之前，获准国际注册，并指定到中国进行领土延伸保护，核定使用在第25类服装、鞋、帽、服装绶带等商品上；引证商标二均已获准国际注册，优先权日均早于争议商标申请注册日，并指定到中国进行领土延伸保护，核定使用在第25类服装、鞋、帽等商品上。引证商标三的申请日早于争议商标申请注册日，初步审定日晚，核定使用在第25类服装等商品上。至本案审理时，上述各引证商标的权利人均为本案申请人，且均为有效商标。

 

3、申请人在第12类车辆、车辆及其零部件等商品上注册了第282196号“BMW及图”商标、第784348号“寳馬”商标、国际注册第921605号“宝马”商标、第国际注册第673219号“BMW及图”商标、第282195号“BMW”商标（以下统称引证商标四），

 

以上事实有商标档案在案佐证。

 

我局认为，2019年4月23日修正的《商标法》已于2019年11月1日起实施，鉴于本案争议商标获准注册的日期为2013年《商标法》实施期间的2016年4月28日，故我局针对本案的实体问题适用2013年《商标法》、程序问题适用现行《商标法》的规定进行审理。现行《商标法》第七条属于总则性规定，其立法精神已体现在《商标法》其他具体条款中，因此，我局将适用《商标法》的具体条款对本案进行审理。根据申请人的理由及提交的证据材料，本案焦点问题可归纳为：1、争议商标与引证商标一至三是否构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。2、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十三条第三款之规定。3、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十二条之规定。

 

关于焦点问题1：由审理查明第2项可知，引证商标二中部分商标的优先权日及引证商标三的初步审定日均晚于争议商标申请注册日，故本案应同时适用2013年《商标法》第三十条和第三十一条进行审理。争议商标与引证商标三的文字构成、呼叫、含义及整体视觉效果均存有一定差异，可以相区分。故争议商标与引证商标三均未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

 

争议商标由显著识别英文“DEGU”和“BWIM”、“十字图案”及“斜条纹图案”组合而成，英文部分与引证商标一的显著识别英文“BMW”在字母组成、视觉效果上十分相近，整体含义亦无明显区别；图案部分与引证商标二在图形要素、外观设计及整体视觉效果上高度相像，故争议商标与引证商标一、二均应判为近似商标。争议商标核定使用的服装等商品与引证商标一、二核定使用的服装、鞋、帽等商品属于同一种或类似商品。若争议商标与上述两引证商标共存使用极易造成相关消费者对商品的来源产生混淆或误认。因此，争议商标与引证商标一、二已分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十条的规定。

 

关于焦点问题2：鉴于申请人在与争议商标核定使用的同一种或类似商品上已有在先注册的商标，故本案无需适用2013年《商标法》第十三条第三款进行审理。

 

关于焦点问题3：争议商标由英文“DEGU BWIM”和图形构成，整体与申请人《M及图》、《图形》等系列美术作品未构成实质性近似，故尚不能认定争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。另，鉴于申请人在与争议商标核定使用的同一种或类似商品上已有在先注册的商标，故本案亦无需适用2013年《商标法》第三十二条“申请商标注册……，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”进行审理。

 

此外，申请人主张争议商标的注册违反2013年《商标法》第四条及第十条第一款第（八）项的规定，该主张缺乏事实依据，我局不予支持。在申请人的相关权益于本案中已经通过2013年《商标法》的其他条款予以保护的情况下，本案不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款的规定进行审理。

 

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

 

依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、现行《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款和第二款、第四十六条的规定，我局裁定如下：

 

争议商标予以无效宣告。

 

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。 合议组成员:卓慧 张文 许建明 2020年07月23日